Wyrok SN z dnia 24 lipca 2001 r. sygn. I PKN 526/00

Zawierając umowę licencyjną (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) licencjodawca i licencjobiorca mogą uregulować swobodnie kwestię wysokości i sposobu liczenia opłaty licencyjnej, zarówno w formie jednorazowej zapłaty, jak i w formie okresowych (rocznych) opłat licencyjnych w wysokości określonej jako funkcja efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez pewien czas z zastosowania projektu wynalazczego przez licencjobiorcę.

Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski

Sędziowie SN: Jadwiga Skibińska- Adamowicz, Katarzyna Gonera (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2001 r. sprawy z powództwa TKW C. Spółki z o.o. w G. przeciwko KGHM P.M. S.A. w L. o zapłatę, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 lipca 1999 r. [...]

oddalił kasację; zasądził od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Świdnicy-Sąd Gospodarczy wyrokiem z 12 marca 1999 r. [...] zasądził od strony pozwanej KGHM P.M. SA w L. na rzecz strony powodowej TKW C. Spółki z o.o. w G. kwotę 659.298,38 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 12 lutego 1994 r. do dnia zapłaty tytułem opłaty licencyjnej za drugi rok korzystania przez pozwaną z wynalazku pod nazwą palnik do gazów niskokalorycznych. Wyrok zapadł po ponownym rozpoznaniu sprawy przez Sąd pierwszej instancji w następstwie uchylenia wcześniejszego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy z 3 grudnia 1997 r. [...], wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 27 marca 1998 r. [...].

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy ustalił, że strony łączyła umowa licencyjna [...] zawarta 25 lipca 1991 r., wraz z aneksem do niej [...] z 26 września 1991 r., której przedmiotem było odpłatne udzielenie pozwanej (jako licencjobiorcy) przez powódkę (jako licencjodawcę) licencji i upoważnienia do korzystania z wynalazku pod nazwą palnik do gazów niskokalorycznych, począwszy od daty zawarcia umowy na czas nieograniczony, w zakresie produkcji na zbyt oraz dla potrzeb własnych (§ 2 umowy). Wysokość opłaty licencyjnej została ustalona odpowiednio na 7 % efektów ekonomicznych za pierwszy i drugi rok stosowania, 6% efektów ekonomicznych za trzeci i czwarty rok stosowania oraz 5 % za piąty rok stosowania (§ 8 umowy). Na podstawie umowy [...] o wdrożenie wyników pracy badawczej, zawartej przez strony 28 maja 1991 r., powódka zobowiązała się wdrożyć wynik pracy badawczej „Badania eksploatacyjne prototypu i zespołów palników do gazu gardzielowego na kotle ORG-32 w EC Huty Miedzi G. z opracowaniem wniosków zabezpieczających spalanie w jednym kotle ORG-32 gazu gardzielowego na godzinę”. W umowie tej przewidziano, że wdrożenie zostanie dokonane do 31 grudnia 1991 r. i polegać będzie na zastosowaniu palników na gaz odpadowy na siedmiu kotłach ORG-32 Elektrociepłowni Huty Miedzi „G.”, a przy obliczeniu rzeczywistych efektów ekonomicznych jednostka wdrożeniowa zastosuje metodę opisaną w załączniku do umowy. W załączniku tym stwierdzono, że źródłem efektów ekonomicznych uzyskanych przez pozwaną jest: a) zmniejszenie ilości kupowanego węgla do opalania kotłów ORG-32 poprzez wykorzystanie energii spalonego dodatkowo gazu gardzielowego, b) zmniejszenie opłat za emisję do atmosfery szkodliwych gazów odpadowych z emitorów pieców szybowych oraz c) zmniejszenie kar za przekroczenie dopuszczalnej ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z emitorów pieców szybowych. Strony prowadziły już wcześniej spór co do opłat licencyjnych za pierwszy rok stosowania tego samego wynalazku (palnika do gazów niskokalorycznych). Wyrokiem z 11 maja 1995 r. [...] Sąd Wojewódzki w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy zasądził z tego tytułu od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 151.972,63 złotych z odsetkami. W sprawie tej Sąd Wojewódzki wyliczył należną powódce opłatę licencyjną uwzględniając postanowienia łączącej strony umowy licencyjnej i umowy wdrożeniowej oraz w oparciu o wnioski zawarte w opinii biegłego Zbigniewa K. w zakresie metody obliczenia efektów ekonomicznych wynikających z zastosowania wynalazku. W niniejszym procesie Sąd Okręgowy - biorąc pod uwagę opinię biegłego Zbigniewa K. z 2 lutego 1995 r. (sporządzoną w sprawie [...]) oraz opracowany przez samą pozwaną arkusz [...] z 8 lutego 1994 r. obejmujący obliczenie efektów ekonomicznych uzyskanych z zastosowania wyników pracy badawczej - ustalił wysokość opłaty licencyjnej za korzystanie z wynalazku w drugim roku stosowania, tj. w roku 1993, w kwocie zasądzonej wyrokiem. Sąd Okręgowy nie przeprowadzał we własnym zakresie dowodu z opinii biegłego. Rozważając treść pisma procesowego strony pozwanej z 8 grudnia 1998 r. Sąd Okręgowy uznał, że skoro nie kwestionuje ona metody obliczenia efektów ekonomicznych uzyskanych z zastosowania wynalazku, przyjętej przez Sąd Wojewódzki w sprawie [...], a wskazuje jedynie na odmienność stanu faktycznego w obu sprawach, możliwe jest przyjęcie za podstawę obliczenia efektów ekonomicznych uzyskanych w drugim roku korzystania z wynalazku tej samej metody, którą przyjął Sąd Wojewódzki w poprzedniej sprawie. Urząd Patentowy RP decyzją z 27 października 1993 r. - utrzymaną w mocy przez Komisję Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym RP decyzją z 30 maja 1994 r. - odmówił powódce udzielenia patentu na wynalazek pod nazwą palnik do gazów niskokalorycznych ze względu na braki wniosku o udzielenie ochrony. Powodowa Spółka ponownie zgłosiła 29 lipca 1994 r. poprawiony wniosek i decyzją Urzędu Patentowego RP z 5 marca 1998 r. uzyskała na swoją rzecz patent na wynalazek „palnik do gazów niskokalorycznych”. Oceniając cel umowy i zgodny zamiar stron przy jej zawieraniu Sąd Okręgowy ustalił, na podstawie zeznań Henryka K., prezesa zarządu powodowej Spółki, że pozwana zwróciła się do powódki o rozwiązanie problemu ograniczenia emisji gazu odpadowego ze względu na jego negatywne działanie na środowisko naturalne i wzrost skutków ekonomicznych zanieczyszczania środowiska (opłat i kar za emisję zanieczyszczeń do atmosfery). Zaprojektowane przez powódkę palniki miały być wyprodukowane, a następnie eksploatowane przez stronę pozwaną, przynosząc spodziewane korzyści ekonomiczne. Treść umowy wdrożeniowej była przedmiotem negocjacji, na wniosek strony pozwanej ustalono, że 70 % efektów ekonomicznych przypadnie na umowę licencyjną a 30 % na umowę wdrożeniową. Prezes powodowej Spółki nie zgodziłby się na podpisanie umowy licencyjnej wiedząc, że żywotność palników wynosi trzy lata, gdyby powodowa Spółka miała otrzymać opłatę licencyjną jedynie za wyprodukowanie palników, a nie za efekty ekonomiczne ich eksploatowania przez pozwaną. Na podstawie zeznań Andrzeja J., dyrektora finansowego pozwanej Spółki, Sąd Okręgowy ustalił, że mając wiedzę o warunkach istniejących w 1998 r. pozwana nie podpisałaby umowy, zgodnie z którą obliczanie efektów ekonomicznych uzależnione byłoby od wysokości opłat i kar ekologicznych, jednak w chwili podpisywania umowy w 1991 r. przedstawiciele strony pozwanej nie przewidzieli późniejszego drastycznego wzrostu opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska, co miało wpływ na wysokość opłat licencyjnych.