Wyrok NSA z dnia 19 listopada 2008 r., sygn. II GSK 494/08

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz (spr.) Sędzia NSA Jan Bała Sędzia NSA Janusz Drachal Protokolant Magdalena Sagan po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2008 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej N. AG w B., Sz od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 3 grudnia 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 1542/07 w sprawie ze skargi N. AG w B., Sz. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy unieważnienia patentu udzielonego na wynalazek 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.; 2) zasądza od Urzędu Patentowego RP na rzecz N. AG z siedzibą w B. w Sz. kwotę 950 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 3 grudnia 2007 r. o sygn. akt VISA/Wa 1542/07 oddalił skargę N. AG z siedzibą w B. w Sz. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] czerwca 2007 r.

nr [...] odmawiającą unieważnienia patentu.

Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W dniu 24 lutego spółka N. AG złożyła wniosek o unieważnienie patentu nr PL-190207 udzielonego na wynalazek pt.: "sposób wytwarzania (E) - N metylo-N (1-naftylometylo) - 6,6 - dimetylohep t- 2-en-4-ynylo-1-aminy" na rzecz R. V. G. RT z siedzibą na W. Rozwiązanie objęte patentem węgierskiej spółki dotyczyło sposobu wytwarzania terbinafiny. Zgłoszenie wynalazku nastąpiło w dniu 22 października 1999 r. z kolei ochrona patentowa została przyznana 7 lipca 2005 r. Wnioskodawca domagając się unieważnienia spornego patentu, zarzucił brak nowości oraz nieoczywistości wynalazku w rozumieniu art. 10 i 11 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.). Według wnioskodawcy sporny patent PL - 190207 dotyczy rozwiązania znanego i oczywistego w świetle wcześniejszego patentu PL - 159602, do którego uprawniony jest N. AG. Sposób wytwarzania terbinafiny zastrzeżony w patencie PL - 190207 stanowi jedynie przykład otrzymywania tej substancji znany z patentu wnioskodawcy. Spółka N. uznała, że substraty i reakcje wykorzystywane w obydwu sposobach są takie same. Zdaniem wnioskodawcy, optymalizacja warunków wytwarzania terbinafiny nie wymaga od znawcy dodatkowej inwencji twórczej i wobec tego nie powinna być objęta ochroną z patentu. Na rozprawie przed Urzędem Patentowym RP w dniu 24 maja 2007 r. wnioskodawca podkreślił, że kluczowym etapem wytwarzania terbinafiny jest reakcja tworzenia soli i selektywnego wydzielania tylko jednego z dwóch izomerów produktu. Wykonanie tego etapu jest zastrzeżone w patencie spółki N. i w związku z tym wnioskodawca wniósł o usunięcie tego etapu z części znamiennej zastrzeżenia nr 1 w spornym patencie. Ponadto wnioskodawca przedłożył na rozprawie ekspertyzę prof. Janusza Jurczaka dotyczącą spornego patentu PL - 190207.