Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 września 2011 r., sygn. VI SA/Wa 984/11

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2011 r. sprawy ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę

Uzasadnienie

Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] kwietnia 2010 r., wydaną po rozpoznaniu na rozprawie wniosku I. GmbH z siedzibą w V., Niemcy, (wnioskodawca) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy INTENSO [...] udzielonego na rzecz E. \ Sp. z o.o. z siedzibą w W. (uprawniony), na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 i art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.; dalej: p.w.p.) oraz na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. unieważniono prawo ochronne na znak towarowy INTENSO [...] oraz przyznano wnioskodawcy zwrot kosztów postępowania.

W uzasadnieniu przypomniano, że w dniu[...] sierpnia 2008 r. wnioskodawca złożył w Urzędzie Patentowym działającym w trybie postępowania spornego wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy INTENSO [...] udzielonego z pierwszeństwem od dnia [...] września 2002 r. na rzecz E. Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Sporne prawo ochronne na znak towarowy INTENSO [...] służy do oznaczania towarów w klasie 9, a mianowicie: nośników informacji, nośników informacji optycznych i magnetycznych. Wnioskodawca wskazał jako podstawę prawną swojego żądania zarzut naruszenia przez sporne prawo wyłączne przepisu art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., tj. zgłoszenia znaku w złej wierze. Przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że wnioskodawca jest producentem optycznych nośników informacji w postaci płyt CD i DVD, a więc takich produktów, które są sklasyfikowane w klasie 9. Jednocześnie jest także właścicielem renomowanych znaków towarowych INTENSO oraz SILVERCIRCLE, których ochrona wynika z rejestracji w Niemczech (INTENSO nr [...], data zgłoszenia [...].11.1998 r.; dzień wpisu: [...].04.1999 r.; klasy: 9- przewodnia, 14, 16) oraz rejestracji wspólnotowych znaków towarowych CTM (INTENSO; CTM [...]; data złożenia wniosku: [...].04.1999 r.; data rejestracji [...].07.2000 r.; klasyfikacja nicejska: 9, 14, 16; podobne dane dot. znaku SILVERCIRCLE; na dowód przedłożono poświadczone za zgodność kopie świadectwa ochronnego i wydruki z bazy znaków CTM wraz z ich tłumaczeniem). Wnioskodawca poinformował, że podmiotem zgłaszającym sporny znak towarowy było przedsiębiorstwo M. Sp. z o.o. z Wrocławia, a obecnie uprawnionym jest E. Sp. z o.o. również z siedzibą w W. i zdaniem wnioskodawcy, podmioty te wiąże ze sobą osoba p. (...), który w obu wymienionych wyżej przedsiębiorstwach pełni funkcję członka Zarządu oraz wspólnika. Przed datą zgłoszenia spornego znaku M. Sp. z o.o. był jednym z głównych kontrahentów wnioskodawcy, w szczególności w odniesieniu do płyt CD i DVD, dlatego zasadny jest zarzut zgłoszenia spornego znaku towarowego w złej wierze. Na dowód przedłożono do akt sprawy: kopie korespondencji handlowej między stronami postępowania, kopię z niemieckiego rejestru przedsiębiorców, kopie faktur. Wnioskodawca, powołując się na brzmienie art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., który stanowi, iż nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony, zarzucił, że M. Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia spornego znaku w złej wierze. Powołał definicje złej wiary i stwierdził, że zachowanie zgłaszającego potwierdza ten zarzut. Sporny znak towarowy jest identyczny w warstwie wizualnej i fonetycznej jak znaki towarowe INTENSO, na które powołał się wnioskodawca, nadto służy do oznaczania identycznych towarów, przy czym zgłaszający znak działał na tych samych rynkach co wnioskodawca. Stąd też, zgłaszając sporny znak towarowy musiał wiedzieć lub mógł się dowiedzieć, że znak towarowy INTENSO jest znakiem należącym do wnioskodawcy. Zdaniem wnioskodawcy, wiedza zgłaszającego wynika z długotrwałego - od 1999 r., używania przez wnioskodawcę znaku towarowego INTENSO dla oznaczania towarów z klasy 9, a także z faktu istnienia relacji handlowych pomiędzy obydwoma podmiotami, a te okoliczności powodują surowszą ocenę działań zgłaszającego. Wnioskodawca przedstawił stanowisko doktryny, w szczególności dotyczące pojęcia należytej staranności przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej. Stwierdził, że istniejące powiązania gospodarcze wnioskodawcy ze zgłaszającym znak mają wpływ na jego wiedzę, że prawo do znaku towarowego INTENSO® przysługuje wyłącznie wnioskodawcy - przedsiębiorstwu I. GmbH. W kwestii interesu prawnego wnioskodawca uzasadniał, iż wskazane wyżej okoliczności nie stoją w sprzeczności z faktem, że prawo do spornego znaku towarowego zostało przeniesione na E. Sp. z o.o. - aktualnego uprawnionego, co nie legitymuje aktualnego uprawnionego do posługiwania się tym znakiem towarowym, ze względu na związki pomiędzy podmiotem zgłaszającym a obecnie uprawnionym, które mają charakter osobowy. Ponadto, w ocenie wnioskodawcy, zgłoszenie znaku towarowego INTENSO miało na celu całkowite niedopuszczenie innych podmiotów używających w dobrej wierze oznaczenia wnioskodawcy. Na dowód przedłożono list ostrzegawczy uprawnionego skierowany do jednego z polskich dystrybutorów produktów wnioskodawcy, również i w tym aspekcie wnioskodawca powołał stanowisko doktryny oraz orzecznictwa, w szczególności dotyczące możliwości domagania się unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy w oparciu o wspólnotowy znak towarowy, w sytuacji gdy znak towarowy został zgłoszony w złej wierze.