Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2005 r., sygn. VI SA/Wa 1707/05

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędziowie Sędzia WSA Maria Jagielska (spr.) Asesor WSA Piotr Borowiecki Protokolant Michał Syta po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2005 r. sprawy ze skargi M. z siedzibą w D., Niemcy na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2005 r. Nr [...] w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego słowno - graficznego Mertz oddala skargę

Uzasadnienie

Firma M. z siedzibą w D., działając przez swego pełnomocnika, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Nr [...] Urzędu Patentowego RP z dnia [...] maja 2005r. oddalającą, na podstawie art. 246 i 247 ustawy prawo własności przemysłowej, wniosek tej firmy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy Mertz [...].

Prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny Mertz udzielone zostało przez Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] grudnia 2002r. na rzecz "L." S.A. w C. z prawem pierwszeństwa od [...] czerwca 1999r. Znak Mertz w zastrzeżonej kolorystyce białej, żółtej, czerwonej i granatowej przeznaczony został do oznaczania towarów i usług wg klasyfikacji nicejskiej w klasach 1, 2, 3, 5, i 37 dla: produktów chemicznych do celów przemysłowych, produktów konserwujących - środków antykorozyjnych i środków impregnujących, produktów do czyszczenia - kosmetyków samochodowych, środków myjących i preparatów do odtłuszczania, produktów do niszczenia szkodników i usług budowlanych oraz napraw i sprzątania wnętrz. Decyzja została opublikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego Nr [...] dnia [...] maja 2003r.

W dniu [...] grudnia 2003r. wpłynął do Urzędu Patentowego sprzeciw firmy M. wobec udzielonego prawa ochronnego na znak Mertz. W uzasadnieniu podano, że zgłaszający sprzeciw jest właścicielem bezpośrednio lub przez powiązania organizacyjne, kilkunastu znaków towarowych z członem Merck zgłoszonych lub zarejestrowanych w Polsce, w tym korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa niż znak Mertz. Znakowi Merck przysługuje ochrona jako znakowi powszechnie znanemu w Polsce oraz [...], której towary są wprowadzane do obrotu w Polsce na długo przed dokonaniem zgłoszenia znaku Mertz. Dokonując porównania znaków należy stwierdzić, że są one do siebie podobne, zarejestrowane są dla towarów podobnych, a więc rejestracja jest niedopuszczalna. W uzupełnieniu uzasadnienia z dnia [...] lutego 2004 r. firma M. podkreśliła, że jej znak został zarejestrowany w 171 krajach, a przez intensywne używanie stał się znakiem powszechnie znanym, wręcz sławnym. W Polsce został zarejestrowany jako znak samoistny lub jako człon dominujący w zestawieniach z innymi członami; łącznie firma posiada w Polsce ponad 200 rejestracji. Ponadto, na terenie Polski działa od 1992r. spółka - córka M. pod nazwą M. Sp. z o.o. Powyższe oznacza, że M. korzystało w Polsce z ochrony [...] jako znak towarowy. Rejestracja znaku Mertz nastąpiła niezgodnie z przepisem art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, ponieważ zarejestrowany znak wykorzystuje renomę cudzego oznaczenia będąc podobnym do znaku Merck [...]. Rejestracja nastąpiła z naruszeniem również przepisu art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy o z.t. Podobieństwo jednosylabowych, pięcioliterowych znaków Mertz i Merck występuje zarówno w odbiorze wizualnym jak i fonetycznym - trzy pierwsze litery są identyczne, zaś końcówka tz w znaku Mertz, fonetycznie kończy się na tę samą literę "c", która występuje w znaku Merck i sugeruje niemieckie pochodzenie znaku. Nie budzi wątpliwości jednorodzajowość towarów -znak Merck przeznaczony jest do oznaczania towarów w klasach 1, 2, 3 i 5 wśród nich do produktów chemicznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, do środków do tępienia szkodników roślinnych i zwierzęcych tj. dla takich samych towarów, jakie są objęte zakresem ochrony znaku Mertz w klasach 1 i 5. Pozostałe towary ze wspólnych klas 1, 2 , 3 i 5 nie są identyczne, ale można zaliczyć je do towarów tego samego rodzaju. Ryzyko dezorientacji jest więc nieuniknione.